专利侵权与不正当竞争竞合时适用不同标准
发布日期:2022-08-15 15:00:58
近日无意中从国家知识产权局网站中的经典案例分析栏读到一篇文章,内容笔者原封不动复制如下:
标题:专利侵权与不正当竞争竞合时适用不同标准?
案情:甲、乙二公司均是白酒生产企业,生产的不同品牌白酒包装盒均取得外观设计专利,且甲公司的白酒品牌系知名商品。后甲公司发现乙公司使用的包装盒与其公司的近似,于是向专利复审委员会请求宣告乙公司的专利无效。专利复审委员复审认为,两个外观设计专利存在明显区别,一般消费者施以普通注意力即能分辨二者差异,遂作出维持乙公司专利的决定。甲公司不服,提起行政诉讼。法院判决驳回其诉讼请求。该判决生效后,甲公司又以乙公司的行为违反反不正当竞争法第5条“擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢,或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品”的规定为由提起民事诉讼,请求判令乙公司停止侵权并赔偿损失。法院终审认为,该案是不正当竞争诉讼,比对的方法应当采用隔离比对法,从普通消费者角度进行判断,两个专利构成近似,判决乙公司立即停止使用其专利,并赔偿甲公司经济损失。乙公司申请再审,法院裁定驳回。乙公司不服,向检察机关申请进行法律监督。
分歧意见:检察机关在办理该案中存在两种不同的意见。
第一种意见认为,专利行政机关将两个专利互相比对,得出不相近似的结论该案生效判决将两个专利作隔离比对,得出近似的结论。尽管两个外观设计专利均属合法取得,但并不必然意味着其中一个专利产品不构成不正当竞争,这是因为专利审查与反不正当竞争属于两个不同领域,在判断专利是否近似上适用不同的判断方法和标准。因此,尽管行政判决维持了不构成近似的复审决定,但不影响法院在后续民事诉讼中依照反不正当竞争法的规定进行独立审查,作出构成近似的判断。
第二种意见认为,判断两个外观设计是否构成近似,专利法和反不正当竞争法并未对判断方法和标准作出明确规定,并不存在原判所谓的对比比对法和隔离比对法及其标准的差异。原判既认可之前作出的不构成近似的行政判决,又在随后的诉讼中认定构成近似和不正当竞争,不符合法制统一的原则和要求。
评析:笔者赞同第二种意见,即乙公司使用其外观设计专利既不构成专利侵权,也不构成不正当竞争。
首先,专利法和反不正当竞争法均有鼓励创新、维护正常市场经济秩序的立法目的和功能。后者的调整范围虽较前者更为广泛,但两者常常存在法条竞合现象,专利侵权行为往往同不正当竞争行为存在一体两面的紧密联系,实务中难以截然分开,许多情况下也没有作精细区分的必要。专利法第23条规定的授予外观设计专利的实质要件中,与现有设计相比“具有明显区别”是核心要件。对于两个外观设计是否构成近似的判断方法和标准,两法并未作出明确规定,更不存在对比比对法与隔离比对法的不同规定。但《专利审查指南》作为专利行政审查所直接适用的专门规章,对判断方法和标准作出了明确规定,即“在判断外观设计是否符合专利法第23条第一款、第二款规定时,应当基于涉案专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力进行评价。”“对外观设计进行比较判断时应当从本章第4节所定义的一般消费者的角度进行判断。”可见,专利行政审查中的比对方法与该案终审判决所持的比对方法实际上是一致的。从法制统一角度讲,专利法、反不正当竞争法和《专利审查指南》既是专利行政机关进行专利审查和专利复审的依据,又是法院审理案件适用法律的直接依据。对于是否构成近似的审查判断,不应人为制造行政审查(或行政诉讼)体系与民事诉讼体系两套不同的判断方法和标准。
其次,从民事诉讼举证规则及裁判既判力角度讲,该案生效判决与另案行政判决存在明显抵触。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第9条规定,除当事人有相反证据足以推翻外,“已为人民法院发生法律效力的裁判所确认事实”,当事人无需举证。判决的既判力是指生效判决对当事人和法院在实质上的拘束力。对法院而言,一个生效判决作出后,此后的任何裁判都不得与该判决内容相抵触。就两个专利是否构成近似这一问题,法院先前作出的生效行政判决确认不构成近似,这对当事人和后诉法院均应具有拘束力。
最后,在专利法与反不正当竞争法、专利行政审查(或行政诉讼)与民事诉讼的法律适用中推行两套判断方法和标准,将会人为制造纠纷,不利于鼓励创新和维护正常的市场经济秩序。正如该案所揭示,一项合法取得并经复审、行政诉讼确认有效的专利,却在后续不同的审查体系中得出截然相反的认定结论,以致不能在市场经济中正常使用并承担侵权责任,这远远超出了行为人对自身行为性质的预判力范围,有损市场主体对法律和国家公权的合理信赖,使法律的指引和预期评价功能发生异化。使用合法取得并经复审、行政诉讼确认有效的专利属于正当使用,不在反不正当竞争法第5条所禁止的“擅自使用”或者“使用”之列,两法对此并不存在冲突性规定。
作者:略。
以上文章内容,本是无意看到,笔者从事知识产权工作十多年,还确实没有怎么留意专利侵权和不正当竞争有什么竞合或者竞合时存在什么适用标准不同的问题。虽然每天都要在国家知识产权据数据库检索专利信息,还真是第一次发现这个问题,不由得多看了几眼这篇文章。看了检察院持有的两种观点,笔者才决定好好捋捋其中的问题。
1、对于检察机关的第一种观点,笔者认为结论是有法律支持的,但说理不全面,或者说理由没有说到重点中的部分。而第二种观点,是完全背离了知识产权的特殊性,根本没有搞明白知识产权法律规定之间的关系,是完全不懂知识产权及其规则。
2、本案涉及到的是知名商品特有的名称、包装、装潢与外观设计专利权的权利冲突问题,是不同的权利冲突问题。
3、解决权力冲突,应当遵照三个最基本的原则:遵循诚实信用,维护公平竞争,保护在先权利。
4、假如知名商品持有人根本没有申请外观专利或者说根本不存在启动外观专利无效程序,那么本案结果会是啥样的?很显然,持有人会直接向法院起诉对方侵犯其知名商品特有名称、包装、装潢权,结果一样会判决侵权。
5、持有人利用侵权判决,即可以向专利复审委申请对方专利无效,而且绝对胜诉。法律依据是专利法第23条和专利法实施细则地66条。
6、为什么会出现这种结果,理由就是不同的权利适用不同的规范。而且上述法律依据是排除同类权利。只适用不同的权利。
7、因权利人不适当的启动了无效程序,就排除其依法受保护的其他权利,动辄以违反国家法制统一的大帽子扣在别人头上,是明显缺乏法律常识。法制都统一了,那还要分什么民法刑法,只要搞一个统一的法不就够了?法制的统一,不是体现在不同的情况同样的处理,而是同样的情况要得到一样的处理。
8、本案很显然是知名商品特有名称、包装、装潢同外观专利权力冲突问题。与刚开始的两个外观专利权利冲突相比,审查的标准不同,主体不同,证据不同,结果不同不足为奇。而且两者本身没有什么必然的关联性。
9、专利本身具有特殊性,一个专利完全可以是另一个专利的改进,改进专利从申请上看没有问题,也会获得授权,但授权的专利并不一定不侵权,授权和侵权本身就是两码子事。不能因为侵权就一定不授权,也不能认为授权就一定不侵权。
本案甲公司的失败之处在于诉讼策略错误,导致结果对其不利,虽最终回到正确的方式上并获得不错的效果,却引发检察机关的抗诉,并且抗诉机关自身的意见都不一致。笔者认为本案前后涉及到以下三个大的问题。
一、专利权相互冲突如何解决的问题。
本案甲公司一共涉及到两个大的法律程序,一是专利复审委的无效程序,二是法院的反不正当竞争法诉讼程序。笔者先对专利无效程序浅析如下:
作为专利权人,利用自己已经拥有的专利去无效他人后续申请的专利,是很愚蠢的做法,这不仅涉及法律适用的问题,还涉及诉讼技巧的问题。相关专利侵权纠纷司法解释已经明确两个专利权人同时拥有专利的情况下如果处理。专利权人申请并获得专利权,目的不在申请和授权本身。任何一个专利权人申请专利,目的无非就是自己实施专利、授权他人实施专利、防止他人实施其专利、以及利用自己的专利抗辩侵犯别人专利。上述四个目的,基本都是发生在专利实施过程中。因此,想保护好自己的专利权,是要把重点在实施中想办法。别人虽在后申请了专利,但根本就没有实施的话,也谈不上侵犯了在先专利权。如果在后申请人实施其专利侵犯了在先专利权人的专利,这里说的侵犯在先专利权人的专利是指在后申请的专利跟在先申请的专利相比,两者技术特征完全相同或者等同,或增加了新的技术特征,无论在后申请人是否享有专利权,均不影响专利侵权事实的成立及法律责任的承担,即在侵权判定时,法官是不考虑在后专利权人的专利。
在我国,无论是发明专利,还是实用新型或者外观专利,均存在后续改进的问题。无论是原专利还是后续改进专利,如果不存在其他违反专利法规定的情形或者其他法律规定而无效的情形,两个专利授权并存是没有法律问题的。专利可以授权并存,并不是说专利实施也可以并存。专利授权时考虑的主要是是专利本身是否符合专利法有关规定,特别是专利法第二十二条授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性的规定。如果改进专利符合上述条件,则原则上是可以授予专利权的,在先专利权人是不能以其在先专利无效在后专利权人的改进型专利。授予专利权,并不等于能够实施专利。改进型专利,实施起来很有可能会侵犯在先专利权人的专利。且由于改进型专利本身符合专利法授予专利权的条件,因此在先专利权人是无法以在先专利无效改进型专利。所以以在先专利无效在后改进型专利的做法是愚蠢的。
本案虽然是外观专利,笔者也没看到两外观专利究竟有什么相同和不同的地方,但通过案情,可以合理推测两专利有相同的地方,也有不同的地方,专利复审委根据在后专利权人对其专利所做出的限定完全可以做出专利权有效的决定。专利权维持有效,不一定就证明在后专利不侵犯在先的专利权。根据专利法第五十一条一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步,其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的,国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请,可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。在依照前款规定给予实施强制许可的情形下,国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请,也可以给予实施后一发明或者实用新型的强制许可。此条规定正是为了避免改进型专利在实施时出现专利权相互冲突而加以特别规定。有人可能会认为这条规定并不包括外观专利,笔者想说的是,此条规定的立法本意只是为了避免前后两个专利实施起来会相互侵权,为了保障两个专利能够顺利实施而规定双方可以申请相互实施对方专利的强制许可。外观专利即使存在改进,法律也不能规定相互实施的强制许可,因为同发明或者实用新型相比,任何一个外观专利还没有进步到对经济有重大影响的地步,因此专利法无需规定对外观专利相互实施强制许可,但这并不是说在实施过程中两个外观专利不存在相互冲突的情况。法律赋予外观专利人如果在实施过程中出现相互侵权的情况,可以相互之间达成专利实施许可的合同。所以我们不能理所当然的认为专利授权就不侵权,也不能想当然的认为因为专利侵权就不授权。授权和侵权是不同的问题,适用不同的标准和程序,并且处理的主管机关也不相同,参入的主体也不同。
以上只是知识产权权利冲突中专利权相互冲突的情形,与商标法和反不正当竞争法不同,专利法及相关司法解释并没有专门针对专利权利冲突进行详细规定。
二、专利权(授权或者实施)与其他权利发生冲突如何处理。
无论是专利法,还是商标法以及反不正当竞争法,都没有对各知识产权之间的权利冲突问题如何解决做出详细的规定。
专利法第二十三条第三款规定:授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。专利法实施细则第六十六条第三款规定:以不符合专利法第二十三条第三款的规定为理由请求宣告外观设计专利权无效,但是未提交证明权利冲突的证据的,专利复审委员会不予受理。从上述规定可以看出,专利法没有明确规定专利权与其他权利发生冲突如何处理,而专利法实施细则第六十六条的规定在现实中不具备可操作性。专利法第二十三条规定的是外观设计专利权同其他权利冲突的问题,这里的其他权利是排除专利权的,即不包括发明、实用新型和外观设计专利权,因为专利权之间的相互冲突适用的是专利法其他条款的规定。专利法实施细则第六十六条规定的处理方式,对很多宣告专利无效的申请人来说是很难做到的,因为如果不是权利冲突当事人是很难获得证明权利冲突证据,而很多专利无效申请案件涉及到的恰恰是非权利冲突当事人。当然本案发生在两个权利冲突当事人之间。只不过在先权利人选择的诉讼技巧发生了问题。
纵观商标法,关于权利冲突的规定,也只有寥寥几条。商标法第九条规定:申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。商标法第三十二条规定:申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。这里规定的在先权利,均是排除商标权在外的其他权利。
作为对专利法和商标法等知识产权专门法的补充规定,反不正当竞争法也难觅各类权利发生冲突时具体处理规定。
虽然商标法、专利法有申请注册的商标和授予专利权的外观设计不得与他人在先取得的合法权利相冲突的原则性规定,但在案件中如何解决有关权利冲突,并没有具体的法律适用标准。知识产权权利冲突既涉及不同知识产权权利主体行使权利的范围和界限,也涉及授权机关有关职能的划分和衔接;不仅涉及各类知识产权纠纷案件的实体审理标准,法律适用的程序性问题也很多。
知识产权权利冲突民事纠纷增多,不仅在经济生活中受到广泛的关注,也因为这类案件涉及的一些法律适用问题不明确,成为知识产权审判中的难点和热点。由于知识产权权利的取得是依据不同的知识产权法律规范,各类知识产权权利产生的方式有所不同。如作品的著作权是自创作完成自动产生;反不正当竞争法规定的知名商品的特有名称、包装和装潢的权利基于经营使用和具有市场知名度而产生;商标权、专利权、企业名称权则要经不同的行政机关依法注册、登记产生。当这些知识产权被不同的权利人拥有时,不同权利的存在和行使就可能产生冲突。
解决权利冲突,最基本的法律原则就是:遵循诚实信用,维护公平竞争,保护在先权利。
知识产权权利,一般都经过依法登记、注册,具有合法的形式,因此,在判决此类纠纷案件是否构成侵权时,就需要处理好权利的形式合法与侵权认定的关系。即使相关权利都有合法的形式,但是在权利行使过程中产生冲突,就要透过形式看本质,依据冲突本质对是否构成侵权作出认定,不能使形式合法成为侵权行为可以产生或者继续的依据。有登记、审批的合法形式,但实体上构成侵权或者不正当竞争的,依法认定构成侵权或者不正当竞争。
本案甲公司采取的第二个诉讼程序,就涉及到外观设计专利权同知名商品特有的名称、包装、装潢之间的权利冲突问题。解决这个权利冲突,也不能例外的要遵循上面三项基本原则。
对知名商品特有的名称、包装、装潢的保护,有人理解为就是对未注册商标的保护,笔者不否认这一点,但笔者认为与未注册商标相比,两者虽具有相似性,比如都属于因使用而产生的权利,但更多的是存在差异性。主要体现在法律适用不同,未注册商标,适用的是商标法的规定,如果商标法对其已经有明确的规定,则应当首先选择使用商标法,如商标法没有规定,这个时候就看是否能够适用反不正当竞争法,不是说只要不能适用商标法,就一定能够适用反不正当竞争法。
本案甲公司所享有的对其知名商品特有名称、包装、装潢的权利,很明显早于乙公司享有的外观设计专利权。作为在先权利受到法律保护天经地义。至于乙公司实施其外观设计专利是否侵犯甲公司的权利,需要适用反不正当竞争法的规定。
反不正当竞争法第五条规定:经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易,损害竞争对手:(二)擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢,或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品。这里就要对外观设计和知名商品特有的名称、包装、装潢相同或者近似进行比对判断,涉及到对比判断的标准。很明显,既然适用反不正当竞争法,当然要依照反不正当竞争法的标准进行判断,而不能拿专利复审委的生效结论在反不正当竞争案件中予以适用,这种张冠李戴的做饭很明显是违背法律,最终会导致法律适用的错误。
对比专利复审委无效程序中的近似判断和法院对知名商品特有的名称、包装、装潢近似的判断,我们能够清晰发现两者之间的主要区别:
1、二者判断国家机关不同:专利无效程序的机关是国家知识产权局专利复审委员会;而侵犯知名商品特有的名称、包装、装潢权利的审理机关是法院。审理机关的不同,决定了两者相互不能代替,复审委只能决定涉案专利是否有效,不能判断是否侵权;而法院只能判断是否侵权,不能认定专利是否有效。
2、两者判断的法律依据不同:专利无效程序使用专利法及专利法实施细则和专利审查指南;侵犯知名商品特有的名称、包装、装潢权利适用不正当竞争法及其相关司法解释。
3、两者的判断的价值目标不同:无效程序目标主要是决定涉案专利是否有效;侵犯知名商品特有的名称、包装、装潢权利主要目标是判断是否构成侵权。
笔者在前面已经论述,知识产权的授权和侵权是没有必然联系的。权利授权符合形式要件,有的甚至符合实质要件,但不一定不侵犯他人的在先合法权利包括同类权利。
本案争议的焦点在于专利复审委的不近似的认定能否在侵权诉讼案件中作为既判例加以引用以及不认定是否违背法制统一性。笔者认为,能不能引用不能一概而论,但原则上是不能引用,能引用的属于例外。本案不能引用,理由主要有:
1、判断近似性的对象不同。
无效程序中近似性判断的对象是两个授权专利,而侵权诉讼中近似性判断的对象是产品的名称、包装、装潢和授权专利。
2、判断近似性的主体不同。
无效程序中判断近似性的主体是一般消费者,而侵权诉讼中近似性判断的主体为相关公众。
3、判断的标准不同。
根据相关法律及其司法解释,判断外观设计相同或者相似的标准,包括整体观察、综合判断、以及以一般消费者的知识水平和认知能力,并且明确排除以混淆误认为标准。
而对于与知名商品特有的名称、包装、装潢相同和相似的判断标准,参考的是商标相同或者近似的判断。很显然,商标近似的认定标准,最高人民法院有非常完善的司法解释。例如《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释>第十条,认定商标相同或者近似按照以下原则进行:一以相关公众的一般注意力为标准;二既要对商标整体进行比对,又要对商标主要部分进行比对,比对应当在比对对象隔离的状态下进行;三判断商标是否近似,应当考虑请求保活的注册商标的显著性和知名度。最重要的是,判断与知名商品特有的名称、包装、装潢近似是以造成市场混淆误认为条件的。
对比上述标准,我们可以清楚地发现,对于无效程序来说,审理人员是无法判断两个外观是否会造成市场混淆误认,也无权判断,因为法律没有赋予他们这样的权力。对于法院来说,法律没有授权他们可以对专利是否有效认定,但授予他们可以认定是否侵权。
三、知识产权到底要如何保护即本案给给我们带来的启迪
1、知识产权保护或者维权应当选择正确的方法,方法决定了最终的结果。
本案甲公司用自己的在先专利去无效他人在后专利,是不可取的,也是没有任何意义的。如果乙公司利用在后专利技术制造或者销售的产品侵犯了甲公司的在先专利权,则甲公司根本就不需要去无效对方的专利,直接以专利侵权起诉对方就可以胜诉,至于对方是否拥有在后专利,法院是不会理会的;如果乙公司利用在后专利技术制造或者销售的产品没有侵犯甲公司的在专利权,则甲公司用自己的专利也无法无效对方的专利。实践中只有存在涉嫌侵犯他人专利时,才适合利用第三人的在先专利去无效在后专利。
2、知识产权保护或者维权应当选择全方位的方式。
本案甲公司的知识产权保护方式应当获得称赞和推广。对于知识产权来说,各专门法的保护存在不足,需要权利人综合利用各种法律予以保护。甲公司就很好的利用了这一技巧,不仅申请了外观专利,还很好的利用了反不正当竞争法对知名商品特有的名称、包装、装潢进行保护的规定,很好地维护了自己的权益,值得所有企业学习。
3、对于此标题,笔者认为不存在专利侵权与不正当竞争竞合时适用不同标准,甚至笔者认为专利侵权与不正当竞争不存在竞合,因此,标题都是个伪命题。理由是反不正当竞争法对于专利法来说,只是补充,是在专利法不适用时,才可能适用到反不正当竞争法。因此,不能说不构成侵犯专利权,就一定不符合反不正当竞争法规定的不正当竞争行为。为尊重引用文章的作者,让读者看到原汁原味的文章,笔者选择继续沿用引用文章的标题。